가처분이의

신청인

주식회사 신나라뮤직 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 박준서외 4인)

서울고법 2005. 11. 2. 선고 2005나45485 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다. 1. 음반의 제명(題名)은 특별한 사정이 없는 한 그 음반에 수록된 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 상품의 출처를 표시하는 기능을 하기 어려운 경우가 대부분이나, 음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 ‘상품’이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 그 음반의 제명은 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능한다고 봄이 상당하다. 그리고 자타상품의 식별표지로서 기능하는 음반의 제명에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력 등은 음반의 제작·판매자가 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되는 것이므로, 이러한 무형의 가치는 특별한 사정이 없는 한 음반에 수록된 저작물의 저작자가 아니라 음반의 제작·판매자에게 귀속된다. 한편, 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다. 2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 아래와 같은 사실을 알 수 있다. 가. 피신청인은 음반, 카세트테이프 등의 제조 및 판매업을 목적으로 하는 회사로서 1999. 10.경 ‘진한커피’ (이하 편의상 ‘진한커피 제1집’ 이라고 한다) 음반을, 2000. 12.경 ‘진한커피 제2집’ 음반을, 2002. 12.경 ‘진한커피 제3집’ 음반을, 2004. 11.경 ‘진한커피 제4집’ 음반을, 2005. 4.경 ‘진한커피 제5집’ 음반을 각 제작·홍보·판매하였는데, 위 각 음반은 국내 가요 중 발라드풍의 곡들만을 선곡하여 수록한 편집음반으로서 그 음반 전면 상단에 ""와 같이 구성된 제명을 사용하고 그 바로 밑에는 위 제1집부터 제5집에 이르기까지 순차 ‘...그리고, 첫사랑’, ‘...그리고, 슬픈 인연’, ‘...그리고, 슬픈 고백’, ‘...그리고, 기다림’, ‘...그리고, 첫사랑’이라는 부제(副題)를 달고 있다. 나. 피신청인의 신문, 잡지 및 라디오 등을 통한 선전·광고활동과 시중 음반매장 등에서의 판촉활동 결과 진한커피 제1, 2집 음반은 1999.경부터 2002. 5.경까지 총 60만 장 정도가 판매되었고, 특히 진한커피 제2집 음반은 2000. 12.경 ‘주식회사 스포츠서울21’로부터 2000년도 음반 부문 히트상품으로 선정되었으며, 진한커피 제1, 2, 3집은 1999.경부터 2003. 8.경까지 총 80만 장 이상이 판매되었는데, 진한커피 제4집 음반이 2004. 11.경 발매될 무렵에는 일간신문 등 여러 매체에서 ‘1999년 첫사랑을 주제로 한 1집부터 슬픈 인연에 관한 2집, 슬픈 고백을 모티브로 한 3집 등 주제별로 발표된 진한커피 시리즈는 그 동안 100만 장 가까이 발매되었다.’는 내용과 함께 진한커피 제4집 음반 발매를 소개하는 기사를 게재하였다. 다. 신청인은 피신청인이 진한커피 제1, 2집을 기획·제작함에 있어서 수록될 곡의 선택·배열 등 편집과정에 상당 정도 관여한 관계로 ‘진한커피’ 편집음반 시리즈의 제작·판매와 그 상업적 성공에 관한 사정을 잘 알고 있었음에도 불구하고, ‘진한커피’ 명칭의 선사용자인 피신청인의 동의나 허락을 받지 않은 채 2002. 5. 15. 지정상품을 ‘음악이 녹음된 콤팩트 디스크, 음악이 녹음된 테이프’ 등으로 하고 ‘’와 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)을 출원하여 2003. 8. 13. 상표등록결정을 받고, 2002. 9. 13. 음반기획 및 제작업 등을 목적으로 하는 주식회사 진한커피를 설립하였다. 라. 신청인은 이 사건 등록상표의 출원 후 등록 전인 2002. 11.경 스스로 저작권자 내지 저작인접권자로부터 편집음반 제작과 관련한 이용허락을 받은 다음, 주식회사 진한커피 명의로 피신청인과 ‘진한커피 제3집’에 관하여 음반제조판매계약을 체결하면서 피신청인으로부터 마스터 테이프 제작에 필요한 비용 1억 원과 아울러 피신청인의 음반판매량에 따른 사용료를 지급받기로 약정하였는데, 그 과정에서 이 사건 등록상표의 출원사실을 피신청인에게 알리지 아니하였고, ‘진한커피 제3집’ 음반은 그 후면 우측에 피신청인의 상호의 약칭인 ‘신나라뮤직’, ‘(주)진한커피’ 및 ‘Maeil’ 등이 기재됨과 아울러 음반의 제조·배포자가 피신청인임을 표시하는 영문이 기재된 상태로 출시되었다. 마. 신청인은 이 사건 등록상표의 등록 후인 2004. 8.경 주식회사 도레미미디어(이하 ‘도레미미디어’라고 한다)와 음반제조판매계약을 체결하였는데, 도레미미디어는 음반명을 ‘진한커피 4집’으로 하고 ‘「진한커피」 4집 발매！’, ‘역사상 최고의 편집앨범 - 전작 1 + 2 + 3집 [910,000장] 최고 판매, 편집앨범 역사상 깨지지 않고 있는 최저 반품율 [1.2%]’, ‘「진한커피」의 깊은 감동이 다시 한 번 재현된다！’ 등의 문구가 기재된 신보안내서를 시중 음반판매점 등에 배포하였다가, 피신청인이 주식회사 진한커피 및 도레미미디어를 상대로 ‘진한커피’라는 명칭은 피신청인의 편집음반 상품 명칭으로 널리 알려져 있으므로 그 사용을 중단하라는 취지의 통지를 보내자, 그 편집음반의 제명을 ‘이별후애’로 변경하고, 부제를 ‘...그리고, 미련’으로 달아 출시하였다. 3. 앞에서 본 법리와 위 사실관계에 비추어 살펴보면 다음과 같다. 기존의 수많은 국내 가요들 중에서 일부를 선곡하여 수록한 피신청인의 진한커피 시리즈 편집음반은 특정 저작자의 창작물이라기보다는 그 음반제작·판매자의 기획 상품이라는 성격이 짙고, 위 각 편집음반의 전면 상단에 일정한 도형과 색채를 가미하고 영문자를 부기하여 동일한 형태로 계속 사용된 ‘진한커피’라는 제명 역시 위 각 편집음반의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니며, 나아가 진한커피 시리즈 편집음반의 판매기간 및 판매실적, 진한커피 제2집 음반의 2000년도 음반 부문 히트상품 선정 경력, 경쟁 음반제작사의 ‘진한커피 시리즈 편집음반’의 인지도에 편승하려는 광고 및 피신청인으로부터 ‘진한커피’ 명칭의 사용중단 요구를 받은 후의 중단 조치, ‘진한커피 4집’에 대한 언론매체들의 관심과 보도 등 기록에 나타난 여러 사정들을 아울러 고려하여 보면, 피신청인의 진한커피 시리즈 편집음반에 사용된 ‘진한커피’라는 제명은, 신청인의 이 사건 등록상표의 출원·등록 당시 이미 ‘편집음반’ 상품과 관련하여서는 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 거래자나 일반 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 식별표지로서 인식되기에 이르렀고, 그 ‘진한커피’ 제명에는 피신청인의 신용과 고객흡인력이 화체되어 있다고 봄이 상당하다. 그런데 신청인은 피신청인의 진한커피 제1, 2, 3집의 제작과정에 상당 정도 관여한 자로서 자타상품의 식별표지로서 기능하는 ‘진한커피’ 제명의 선사용자가 누구인지 및 그 ‘진한커피’ 제명에 화체된 신용과 고객흡인력이 어느 정도 가치가 있는지 등에 관하여 잘 알고 있음에도 불구하고, 피신청인의 동의나 허락 없이 이 사건 등록상표를 출원·등록한 다음 그 상표권에 기하여 피신청인이 ‘진한커피’ 제명을 사용하여 출시한 ‘진한커피 제4집’ 및 ‘진한커피 제5집’ 음반의 제작·판매 금지 등을 구하고 있는바, 이는 신청인이 피신청인의 자본과 노력 등에 의하여 획득되어 ‘진한커피’ 제명에 화체된 신용 등에 편승하여 이익을 얻을 목적으로 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것을 기화로 오히려 그 신용 등의 정당한 귀속 주체인 피신청인으로부터 그 신용 등을 빼앗아 자신의 독점하에 두려는 행위에 다름 아니어서, 신청인의 이러한 상표권의 행사는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되므로, 비록 상표권의 행사라는 외 형을 갖추었다 하더라도 이 사건 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다. 그럼에도 불구하고, 원심은 그 판시와 같은 사정을 들어 신청인이 이 사건 등록상표의 권리자로서 상표권을 행사하는 것이 권리남용 등에 해당하는 것으로 볼 수 없으므로 피신청인을 상대로 ‘진한커피’ 제명을 사용한 ‘진한커피 제4집’ 및 ‘진한커피 제5집’ 음반의 제작·판매 금지 등을 구할 수 있다고 단정하고 말았으니, 원심판결에는 상표권 행사의 권리남용에 관한 법리를 오해한 나머지 필요한 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고 이유의 주장은 이유 있다. 4. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김황식(재판장) 김영란 이홍훈 안대희(주심)