등록무효(상)

○○○ (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 이범래 외 3인)

△△△ 주식회사 (소송대리인 변리사 최학현)

특허법원 2004. 11. 5. 선고 2004허4181 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

상고이유를 판단한다. 1. 상표의 구성부분 중 상품의 보통명칭, 관용명칭, 효능·용도·원재료 표시 등의 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 회사의 명칭 등 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 대상 상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 전체가 일체불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 마찬가지라 할 것이며(대법원 2005. 1. 28. 선고 2003후236 판결 참조), 어떤 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것인가의 여부는 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계, 현실 거래사회의 실정 등에 비추어 객관적으로 판단하여야 할 것이므로, 그 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것이라고 하기 위해서는 당해 상표가 뜻하는 물품이 지정상품의 원재료로서 현실로 사용되고 있는 경우라든가 또는 그 상품의 원재료로서 사용되는 것으로 일반수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우이어야 할 것이다(대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결 참조). 2. 기록에 의하면, ‘FERRO’는 철(鐵)을 나타내는 화학기호인 Fe의 형용사로서 ‘철의, 철을 함유한’이란 뜻을 갖는 것으로 영어 사전에 정의되어 있고, 철분은 인간의 생체에 꼭 필요한 영양소로서 이것이 부족한 경우 철분결핍성 질환이 발생하는데 이를 예방 또는 치료하기 위하여 철분이 함유된 철분보충제가 비타민제 등과 더불어 제조, 판매되어 오고 있으며, ‘FERRO’ 또는 그 한글음역인 ‘페로’, ‘훼로’를 포함하는 다수의 결합상표가 "FERRO SANOL DUODENAL"로 구성된 선등록상표 2(등록번호 생략)의 출원일 훨씬 이전부터 그 지정상품과 같은 상품류 구분에 속하는 약품을 지정상품으로 하여 특허청에 출원, 등록되어 있었던 사실을 알 수 있는바, 이러한 사실에 비추어 철분은 선등록상표 2의 지정상품 중 ‘철분결핍치료용약제, 혈액용제, 비타민제, 임신기용약제, 수유기용약제’ 등의 원재료로서 현실적으로 사용되고 있거나, 위 지정상품의 일반 수요자나 거래자들 역시 철분을 위 지정상품의 원재료로 인식하고 있다고 보아야 할 것이므로, 선등록상표 2의 구성 중 ‘FERRO’ 부분은 그 지정상품과의 관계에 있어 원재료 표시에 해당하여 식별력이 없거나 매우 약하여 요부가 될 수 없고 따라서 이 부분에 의하여 선등록상표 2가 분리 약칭된다고 보기 어렵다 할 것이다. 그럼에도 불구하고, 원심은 선등록상표 2가 ‘FERRO’ 부분에 의해 분리 약칭될 수 있다고 단정한 나머지, 그 부분의 호칭과 이 사건 등록상표의 호칭인 ‘펠로’는 상호 그 청감이 매우 유사하여 전체적으로 양 상표가 유사하다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 원재료 표시 상표 및 이를 포함한 결합상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하였거나, 심리를 다하지 아니하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 강신욱(재판장) 고현철 양승태(주심) 김지형