특허권전용실시권등록절차이행·특허권설정등록말소이행

주식회사 ○○○ (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 김종길 외 1인)

피고(반소원고) (소송대리인 변호사 송달룡)

서울고법 2001. 11. 27. 선고 2000나30013, 30020 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고(반소피고)의 부담으로 한다.

상고이유를 본다. 1. 소멸시효의 대상에 대하여 원심판결 이유에 의하면, 원심은 소외인과 피고 사이에 체결된 제3자를 위한 계약인 이 사건 기본계약에서 원고에게 이 사건 특허권의 전용실시권을 취득시키기로 한 데 대하여 제3자인 원고가 주식회사로서 적어도 이 사건 특허의 등록일인 1991. 4. 27.까지는 수익의 의사표시를 하여 전용실시권 설정등록절차 이행청구권이 발생한 사실을 인정하고, 원고의 이 사건 소가 그로부터 5년이 경과된 후에 제기되었다고 하여 원고의 위 청구권이 시효로 소멸하였다고 판단한 다음, "원고가 이 사건 특허에 관하여 피고와 공동특허권자로 등록되어 있으므로 이미 이 사건 특허에 관한 제반 권리를 원고의 지배하에 두고 사용·수익하고 있다 할 것이어서 권리 위에 잠자는 자로 볼 수 없으므로 원고의 위 청구권은 시효로 소멸하지 않았다."는 원고의 주장에 대하여 "원고가 이 사건 특허에 관하여 피고와 공동특허권자로 등록되어 있는 것은 ‘전용실시권 설정등록절차 이행청구권’과는 관계 없이 ‘피고의 명의로 출원중인 특허는 출원인을 원고와 공동으로 출원하는 것으로 한다.’는 이 사건 기본계약의 내용에 따라 이행된 결과일 뿐이고 이 사건 특허를 이용하여 오염기체의 정화방법을 사용하거나 그 장치를 생산한 사실이 없으므로, 그와 같은 사정만으로 원고의 위 청구권이 시효로 소멸하지 않는다고 볼 수 없다."고 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정 및 판단은 수긍이 되고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 소멸시효에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 수 없다. 2. 상사시효의 적용 여부에 대하여 당사자 쌍방에 대하여 모두 상행위가 되는 행위로 인한 채권뿐만 아니라 당사자 일방에 대하여만 상행위에 해당하는 행위로 인한 채권도 상법 제64조 소정의 5년의 소멸시효기간이 적용되는 상사채권에 해당하는 것이고, 그 상행위에는 상법 제46조 각 호에 해당하는 기본적 상행위뿐만 아니라 상인이 영업을 위하여 하는 보조적 상행위도 포함되며(대법원 1997. 8. 26. 선고 97다9260 판결 참조), 상인이 영업을 위하여 하는 행위는 상행위로 보되 상인의 행위는 영업을 위하여 하는 것으로 추정되는 것이다. 같은 취지에서 원심이 상인인 원고의 행위에 의해 발생한 청구권에 대하여 상법 제64조 소정의 5년의 소멸시효기간을 적용한 것은 수긍이 되고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 상사시효에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 수 없다. 3. 결 론 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 이규홍(재판장) 송진훈 변재승(주심) 윤재식