상표권침해금지

원고 (소송대리인 법무법인 (유한) 화우 담당변호사 김원일 외 3인)

○○○화재해상보험 주식회사 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 오충진 외 2인)

2012. 11. 9.

1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

피고는 ‘○○○ 걱정인형’이라는 상표를 별지 1 목록 기재 상품 및 그 포장에 표시하거나, 위 상표가 표시된 상품을 양도, 인도하거나 그 목적으로 전시·수출·수입하거나, 그 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 위 상표를 표시, 전시 또는 반포하는 행위를 하여서는 아니 되고, 사무실, 공장 및 영업소에 보관 중인 ‘걱정인형’을 포함하는 문자가 표시된 상품, 선전광고물, 포장용기를 폐기하며, 원고에게 1억 원 및 이에 대한 이 사건 소장부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

1. 기초 사실 가. 원고는 아래와 같은 상표권(이하 ‘이 사건 상표권’이라 한다)을 등록하고, 이를 이용하여 2009. 5.경부터 별지 2 ‘원고 인형’ 기재 인형들(이하 ‘이 사건 원고 인형’이라 한다)을 제작하여 판매하고 있다. (1) 표장(이하 ‘이 사건 표장’이라 한다): (2) 출원일/등록일/등록번호: 2009. 6. 2./2010. 5. 18./(등록번호 생략) (3) 지정상품: 상품류 구분 제28류의 인형, 마스코트인형, 완구, 완구용 인형, 장난감, 꼭두각시인형[마리오네트인형], 세트완구, 지제 완구, 포제 완구, 플라스틱제 완구, 목제 완구, 금속제 완구, 등제 완구 나. 피고는 보험업, 자산운용업 등을 영위하는 회사로 2011. 7.경부터 피고의 보험서비스 상품을 홍보하기 위하여 ‘우리는 고객님의 걱정을 대신해드리는 ○○○ 걱정인형’, ‘걱정은 ○○○ 걱정인형에게 맡기시고 당신은 행복하기만 하세요’ 등의 문구로 별지 3 ‘피고 인형’ 기재 인형들(이하 ‘이 사건 피고 인형’이라 한다)이 등장하는 TV, 라디오 광고를 제작, 방영하였다. 다. 피고는 이 사건 피고 인형을 사용한 홍보가 큰 효과를 거두게 되자, 이 사건 피고 인형이나 위 인형을 이용한 열쇠고리 등을 제작하여 피고의 보험서비스 상품에 가입하였거나 가입하려는 고객들에게 이 사건 피고 인형을 무상으로 제공하였다. [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3, 10 내지 12호증, 을 제7호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 주장 및 판단 가. 원고 주장의 요지 (1) 피고는 이 사건 표장과 유사한 ‘○○○ 걱정인형’ 표장을 사용하여 이 사건 피고 인형을 제공하고 있고, 이 사건 피고 인형을 소재로 한 광고를 하고 있다. 이러한 피고의 행위는 원고의 이 사건 상표권을 침해하는 것이므로, 피고에게 상표법 제65조에 따라 ‘○○○ 걱정인형’ 표장의 사용금지, ‘걱정인형’이 포함된 문구를 사용한 상품 등의 폐기, 피고의 위 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해의 배상을 구한다. (2) 이 사건 표장은 ‘worry doll’ 시장에서 가장 널리 알려진 표장으로 주지성이 있는 표장인데, 피고는 이와 유사한 표장을 사용하여 이 사건 피고 인형을 제작함으로써 상품과 영업주체에 있어 혼동을 초래하고 있다. 이러한 피고의 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (가)목과 (나)목의 상품주체 혼동행위, 영업주체 혼동행위에 해당한다. 따라서 원고는 피고에게 부정경쟁방지법 제4조, 제5조에 따라 ‘○○○ 걱정인형’ 표장의 사용금지, ‘걱정인형’이 포함된 문구를 사용한 상품 등의 폐기 및 손해배상을 구한다. (3) 피고의 ‘○○○ 걱정인형’ 표장이 뒤늦게 높은 주지성을 획득하였다고 하더라도, 피고의 행위는 역혼동을 초래하는 행위로 위법하다. 따라서 피고는 원고에게 역혼동으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다. 나. 피고 주장의 요지 (1) 이 사건 표장 중 ‘걱정인형’ 부분은 보통명칭 또는 기술적 표장에 해당하여 이 부분만으로는 식별력이 없다. 따라서 이 사건 표장 중 식별력이 있는 부분은 도안화된 형태의 ‘Don't Worry’ 부분이고, 이를 피고가 사용하는 표장의 식별력이 있는 부분인 ‘○○○’와 비교하면 전혀 유사성이 없다. (2) 피고가 이 사건 인형을 판촉용으로 제공하면서 ‘○○○ 걱정인형’ 표장을 사용한 것은 피고의 보험 서비스 상품을 광고하기 위한 것에 불과하여 ‘상표의 사용’에 해당하지 않으므로 이 사건 상표권을 침해할 여지가 없다. (3) 원고는 이 사건 원고 인형을 판매하면서 이 사건 표장을 거의 사용하지 않았고, 원고가 현재까지 판매한 인형의 수량은 7,000개 정도에 불과하므로, 이 사건 표장이 주지성을 획득하였다고 할 수 없다. (4) 피고는 원고의 상호를 사용하지 않고 있고, 피고의 영업은 보험업으로 원고의 영업과 다르므로 역혼동의 문제가 발생할 여지는 없다. 다. 판단 (1) 상표권 침해 주장에 관한 판단 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관·호칭·관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결 등 참조). 갑 제5호증의 2, 갑 제7호증의 2, 을 제4호증의 1 내지 6, 을 제5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, ‘걱정인형’은 과테말라 고산지대에서 살고 있는 인디언들 사이에서 전해지는 ‘아이들이 잠자리에 들기 전에 인형에게 걱정거리를 말하고 인형을 베개 밑에 넣어두고 자면 인형이 그 걱정을 대신해 준다’는 내용의 설화에서 유래한 것으로 미국, 일본을 비롯한 여러 나라에서 이러한 인형이 판매되고 있는 사실, 원고가 이 사건 표장을 상표권으로 출원하기 이전에도 국내에 도서와 인터넷을 통하여 위 과테말라 설화와 함께 ‘걱정인형’이 소개되었던 사실을 인정할 수 있다. 위 인정 사실에 ‘걱정인형’은 위 인형의 영문 명칭인 ‘worry doll’을 문자 그대로 번역한 것으로 위 번역에 별도의 독창적인 관념이나 사상이 포함되었다고 보기 어려운 사정, 원고에게 ‘걱정인형’이라는 명칭을 독점적으로 사용할 권리를 인정하는 것은 공익상 바람직하지 않다고 보이는 사정을 더하여 보면 이 사건 표장 중 ‘걱정인형’ 부분은 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분이라고 보기 어렵다. 또한 갑 제12 내지 18, 26 내지 28호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 피고 인형은 인형마다 피고의 상호를 나타내는 알파벳인 (알파벳 생략)이 새겨져 있는 사실, 피고의 광고나 이 사건 피고 인형의 표장 등에 ‘○○○’라는 문구 없이 ‘걱정인형’으로만 통칭하여 사용되는 경우는 발견하기 어려운 사실, 일반 수요자들 사이에서도 이 사건 피고 인형은 대부분 ‘○○○ 걱정인형’으로 불리고 있고, ‘걱정인형’으로만 불리는 경우는 드문 사실을 인정할 수 있다. 위 인정 사실에 피고는 자신의 보험 서비스 상품을 광고할 목적으로 위 표장을 사용한 것이어서 피고의 상호의 일부를 이루는 ‘○○○’를 제외하고 ‘걱정인형’만을 피고의 표장으로 사용하는 것은 피고의 의도에 부합하지 않는 사정을 종합하여 보면, 피고가 사용하는 ‘○○○ 걱정인형’ 표장을 그 일부인 ‘걱정인형’만으로 간략하게 호칭·관념할 수 있다고 단정하기도 어렵다. 따라서 이 사건 표장과 피고가 사용하는 ‘○○○ 걱정인형’ 표장은 그 외관·호칭·관념이 달라 상품의 출처에 오인·혼동을 초래할 우려가 있다고 보기 어려우므로, 피고는 이 사건 상표권을 침해하고 있지 않다. (2) 부정경쟁행위 주장에 관한 판단 (가) 법리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 타인의 상품임을 표시한 표지가 ‘국내에 널리 인식되었다’는 의미는 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하며, 널리 알려진 상표 등인지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래 범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 된다(대법원 2012. 5. 9. 선고 2010도6187 판결 등 참조). (나) 주지성의 판단 범위 먼저 위 법리에 따라 이 사건 표장의 주지성을 판단하기 위하여 수요자의 범위를 제한적으로 보아야 하는지 살펴본다. 어떠한 상품이 유통되는 범위나 영업주체의 영업행위가 일정한 지역 안에서 이루어지고 있고, 그에 대한 침해행위 역시 그 지역 안에서 이루어지고 있는 경우에 주지성의 요건으로 국내의 모든 지역에 널리 알려질 필요는 없고, 그 일정한 지역 안에서 주지성이 있는지만을 살피는 것이 부정경쟁방지법의 입법 취지에 부합하는 합리적인 해석이 된다. 마찬가지로, 어떠한 상품이 그 상품의 특성상 일정한 수요자층을 주된 대상으로 하고 있고, 그에 대한 침해행위 역시 그 수요자층을 주된 대상으로 하여 이루어지고 있다면 그 수요자층 내에서 그 상품의 출처를 표시하기 위한 표장의 주지성 여부를 살피는 것이 합리적이다. 그런데 이 사건 원고 인형은 ‘걱정인형’이라는 특성상 일정한 수요자층만을 주된 대상으로 한다고 보기 어렵고, 이 사건 피고 인형 역시 일정한 수요자층만을 대상으로 제공된다고 볼 만한 사정이 없다(피고의 보험 서비스 상품을 구매할 수요자층을 대상으로 한다고 보더라도 이는 이 사건 원고 인형의 수요자층과 무관한 것임은 분명하다). 따라서 인형에 대한 수요자층 중에서 ‘worry doll’에 대한 수요자층을 특징적 징표에 의하여 별도로 분리할 수 있다는 등의 사정이 보이지 않는 이 사건에서는 원고 주장과 같이 이 사건 표장의 주지성 여부를 판단함에 있어 ‘worry doll’ 시장 내에서 이 사건 표장의 주지성 여부를 판단하여야 한다고 볼 수는 없고, 일반 수요자층 전부를 대상으로 살펴보아야 한다. (다) 주지성 여부의 판단 갑 제4 내지 7, 23 내지 25, 41 내지 46호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재만으로는 이 사건 표장이 국내의 수요자층에게 널리 알려진 상표라는 점을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 표장이 국내에 널리 알려진 상표임을 전제로 한 부정경쟁행위 주장은 이유 없다. (3) 역혼동 주장에 관한 판단 상호를 먼저 사용한 자(이하 ‘선사용자’라고 한다)의 상호와 동일·유사한 상호를 나중에 사용하는 자(이하 ‘후사용자’라고 한다)의 영업규모가 선사용자보다 크고 그 상호가 주지성을 획득한 경우, 후사용자의 상호사용으로 인하여 마치 선사용자가 후사용자의 명성이나 소비자 신용에 편승하여 선사용자의 상품의 출처가 후사용자인 것처럼 소비자를 기망한다는 오해를 받아 선사용자의 신용이 훼손된 때 등에 있어서는 이를 이른바 역혼동에 의한 피해로 보아 후사용자의 선사용자에 대한 손해배상책임을 인정할 여지가 전혀 없지는 않다고 할 것이나, 상호를 보호하는 상법과 부정경쟁방지법의 입법 취지에 비추어, 선사용자의 영업이 후사용자의 영업과 그 종류가 다른 것이거나 영업의 성질이나 내용, 영업방법, 수요자층 등에서 밀접한 관련이 없는 경우 등에 있어서는 위와 같은 역혼동으로 인한 피해를 인정할 수 없다고 할 것이다(대법원 2002. 2. 26. 선고 2001다73879 판결 등 참조). 살피건대 위와 같은 법리가 상호가 아닌 표장의 사용에 있어서도 적용될 수 있는지 여부는 별론으로 하더라도, 앞서 본 바와 같이 피고가 사용하는 ‘○○○ 걱정인형’ 표장이 이 사건 표장과 달라 오인·혼동을 초래할 우려가 없는 이상 원고의 주장은 이유 없다. 3. 결론 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. [[별 지 1] 목록: 생략] [[별 지 2] 원고 인형: 생략] [[별 지 3] 피고 인형: 생략] 판사 김현석(재판장) 김선아 강진우