거절결정(특)

한국전자통신연구원 (소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 김윤희)

특허청장

2007. 6. 13.

1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2006. 12. 21. 2006원9611호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실 [다툼 없는 사실, 갑 제2, 8, 9호증, 변론 전체의 취지] 원고는 2000. 7. 27. 명칭을 ‘연속된 영상 프레임에서의 움직임 추정을 위한 탐색방법 및 이를 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 기록매체’로 하는 발명(출원번호 : (출원번호 생략), 이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)을 특허출원하였는데, 2005. 1. 14. 그 출원인으로서의 권리 일부를 소외 브이케이 주식회사(이하 ‘브이케이’라고만 한다)에 양도하고 이를 특허청장에게 신고함에 따라 원고와 브이케이가 그 특허를 받을 권리의 공유자가 되었다가, 2006. 7. 7. 브이케이가 그 공유자로서의 지위를 소외 엠텍비젼 주식회사(이하 ‘엠텍비젼’이라고만 한다)에 양도하고 이를 특허청장에게 신고함으로써 원고와 엠텍비젼이 이 사건 출원발명의 특허를 받을 권리의 공유자가 되었다. 특허청은 2006. 9. 29. 이 사건 출원발명은 진보성이 없다는 이유로 거절결정을 하였고, 원고가 2006. 10. 27. 단독으로 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판청구를 하였는데(엠텍비젼은 위 거절결정에 대한 불복심판청구를 하지 아니한 채, 그 불복심판청구기간을 넘겼다), 특허심판원은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 특허법 제139조 제3항에 의하여 공유자 전원이 공동으로 심판청구를 하여야 함에도 불구하고, 이 사건 심판청구는 공유자 중의 1인인 원고만에 의하여 이루어졌기 때문에 부적법하고 그 흠결을 보정할 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 각하하였다. 2. 이 사건 심판청구의 적법 여부 가. 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제139조 제3항, 제142조에 의하면 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하고, 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 이를 각하할 수 있다. 나. 위 거절결정에 관하여 특허를 받을 권리의 공유자 중 1인인 원고만이 단독으로 불복심판청구를 하였을 뿐, 다른 공유자인 엠텍비젼은 심판청구기간 내에 불복심판청구를 하지 아니한 사실은 위에서 본 바와 같으므로, 원고의 이 사건 심판청구는 구 특허법 제139조 제3항을 위반한 것으로 부적법하고, 엠텍비젼이 심판청구기간 내에 불복심판청구를 하지 아니한 이상, 그 심판청구의 적법성의 흠결은 보정할 수 없는 때에 해당하므로 구 특허법 제142조에 의하여 각하될 수밖에 없다. 다. 이에 대하여 원고는, ① 위 거절결정 불복심판청구기간 내이고 원고의 이 사건 심판청구일 이전인 2006. 10. 9. 엠텍비젼이 이 사건 출원발명의 특허를 받을 권리의 공유지분을 포기함으로 인하여 민법 제267조에 의하여 엠텍비젼의 공유지분을 원고가 승계함으로써 이 사건 심판청구일 이전에 이미 원고가 이 사건 출원발명에 관한 단독권리자가 되었으므로, 원고의 이 사건 심판청구는 적법하고, ② 설사 위 포기의 효력이 발생하지 아니하여 이 사건 심판청구 당시 이 사건 심판청구가 부적법하였다고 할지라도 이 사건 심판의 심리종결 전인 2006. 11. 21. 엠텍비젼이 특허청장에게 위 지분포기로 인한 명의변경신고를 함으로 인하여 같은 날 원고가 단독권리자가 되었으므로, 이 사건 심판청구의 부적법이라는 하자가 치유되었다고 주장한다. 그러나 구 특허법 제38조 제4항에 의하면 특허출원 후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하므로, 상속 기타 일반승계에 해당하지 않는 엠텍비젼의 위 공유지분 포기의 효력은 이를 특허청장에게 신고한 때인 2006. 11. 21.에 이르러서야 발생하였다고 할 것이어서 원고의 위 첫 번째 주장은 이유 없다. 그리고 이 사건 심결 이전인 2006. 11. 21. 포기된 엠텍비젼의 공유지분이 원고에게 귀속되어 원고가 이 사건 출원발명에 관한 단독권리자가 되었다고 할지라도, 포기의 효력은 장래를 향하여 발생하므로 원고는 그때부터 단독권리자가 되었을 뿐 이 사건 심판청구 당시에 소급하여 단독권리자가 되는 것이 아니고, 또한 원고는 엠텍비젼의 공유자로서의 지위를 승계받은 것이므로 그 승계받은 공유자의 지위에서는 거절결정에 대한 불복심판청구기간 내에 심판청구하지 아니한 하자를 그대로 가지고 있다고 할 것이어서, 이 사건 심판청구의 부적법이라는 하자가 치유되었다고 할 수 없어 원고의 위 두 번째 주장도 이유 없다. 3. 결 론 그렇다면 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이기택(재판장) 오충진 노갑식