실용신안등록무효

삼익악기제조주식회사 소송대리인 변리사 문병남

특허청 1991.7.12. 자 90항당371 심결

원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

1. 상고이유 제(1), (2)점을 함께 본다. 직무발명에 관한 규정인 구 특허법 제17조 제1항의 “그 발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것”이라 함은 피용자가 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다 할 것인바, 기록에 의하면 심판청구인은 1982.7.26. 피심판 청구인 회사의 공작과 지능직사원으로 입사하여 1987.6.12. 피심판 청구인 회사를 퇴직할 때까지 동 회사 공작과 내 여러 부서에 숙련공으로 근무하면서 금형제작, 센터핀압입기제작, 치공구개발 등의 업무에 종사한 사실을 인정할 수 있고, 본건 고안은 피아노 부품의 하나인 플랜지의 구멍에 붓싱을 효과적으로 감입하는 장치이므로 심판청구인이 위근무기간 중 본건 고안과 같은 고안을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대된다 아니할 수 없으므로 구 실용신안법 제29조에 의하여 구 특허법 제17조의 규정을 실용신안에 준용하는 이 건에 있어 본건 고안이 직무발명에 해당한다고 판단한 원심의 조치는 적법하여 소론과 같은 실용신안법의 법리를 오해한 위법은 없으며, 이 사건 고안이 직무발명이 아닌 것을 전제로 한 주장 또한 이유 없다. 2. 상고이유 제(3), (4), (5), (6), (7)점을 함께 본다. 우리 실용신안법은 발명자주의를 취하기 때문에 본건 고안의 실용신안을 받을 권리는 당연히 그 고안자인 심판청구 외 정운룡 및 심판청구인이라 하겠으므로 그 사용자인 피심판청구인 이 본건 고안의 출원을 하기 위하여는 미리 그 고안자로부터 실용신안을 받을 권리를 양도받아야 할 것이다. 그런데 이 점에 대하여 원심결은 구체적인 이유설시도 없이 본건 고안은 고안자를 위 정운룡 및 심판청구인으로 하여 출원등록된 것으로서 모인출원으로 보여지지 아니한다고 판단하였을 뿐인바, 을 제2호증(인사관리규정)의 기재에 의하면 의장등록을 받을 수 있는 고안은 회사에 귀속시키고 이로 인하여 회사에 이익이 발생되었을 때에는 이사회 결의에 의하여 제안자에 상당한 보상을 할 수 있다고 규정되어 있기는 하나 위 인사관리규정은 작성일자도 없는 것이어서 심판청구인이 본건 고안을 완성할 당시 과연 위 인사관리규정이 적용되고 있었는지 알 수가 없고, 또한 을 제2호증(진술서, 기록 91정)의 기재에 의하면 위 정운룡은 본건 고안은 심판청구인이 고안한 것이 아니고 오히려 피심판청구인 회사에서 고안한 것이라고 진술하면서 본건 고안의 실용신안에 관한 권리의 승계 여부에 대하여는 진술하고 있지 아니한 데다가 심판청구인은 위 인사관리규정은 본건 고안이 완성된 훨씬 후에 제정된 것이라고 이를 다투고 있으므로 이와 같은 경우 원심으로서는 마땅히 심판청구인이 본건 고안의 실용신안에 관한 권리를 미리 피심판청구인에게 승계시켰는지 여부를 가리기 위하여 본건 고안이 완성될 당시의 인사관리규정의 원본을 제출받는 등 이 점에 대하여 좀더 심리를 하였어야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 원심이 만연히 본건 고안은 그 고안자가 위 정운룡 및 심판청구인으로 하여 출원등록된 것으로서 모인출원으로 보여지지 아니한다고 판단한 것은 채증법칙위반이나 심리미진의 위법이 있는 것이라 하겠다. 논지는 이유 있다. 그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 박우동(재판장) 김상원 윤영철 박만호