거절사정

닌덴도오 가부시끼 가이샤 소송대리인 변리사 김명신 외 1인

특허청장

특허청 1991.12.23. 자 90항원1476 심결

원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다. 원심결 이유에 의하면 원심은, 본원상표는 “GAMEBOY”로 표기하여 구성된 문자상표로서 “놀이소년, 게임소년”등으로 인식되는 바, 본원상표를 지정상품인 “T·V 게임세트”에 사용할 경우 일반수요자로 하여금 “놀이소년용 T·V 게임세트, 게임하는 소년용 T·V 게임세트” 등을 직감케 할 것이므로 본원상표는 지정상품의 성질(용도)을 직접적으로 표시하는 것이라 할 것이고 또한 본원상표의 “GAME”부분은 “놀이(게임)도구”라는 뜻도 있어 본원상표를 “전자계산기, 자기디스크, 반도체메모리, 모사전송기, T·V 수신기, 자기디스크기록재생기, 음성주파전송기계기구, 건전지”등에 사용할 경우에는 거래사회에서 그 상품의 품질을 오인할 염려도 있다고 판단되고 한편 본원상표가 세계 여러나라에서 등록이 되었다는 점만으로는 본원상표가 식별력을 갖추었다고 하기 어렵고 대대적인 선전광고를 통하여 사용한 결과 출원인의 상표로서 널리 인식되어 식별력을 갖추었다고 볼 만한 증거가 없다고 한 다음 본원상표는 구 상표법 제8조 제1항 제3호, 제9조 제1항 제11호의 규정에 의하여 등록될 수 없다고 판단하였다. 그러나 구 상표법(1990.1.13. 개정되기 전의 것)제8조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이므로 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이며(당원1991.10.11. 선고 91후707 판결; 1989.12.22. 선고 89후438 판결 참조), 한편구 상표법 제9조 제1항 제11호에서 정하고 있는 상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표란 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고 품질 오인의 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판정하여야 할 것이다(당원 1990.10.23. 선고 88후1007 판결; 1989.4.25. 선고 86후43 판결 참조). 기록에 의하여 살펴보면 본원상표인 “GAMEBOY”는 놀이소년, 게임소년으로 인식되어 그 지정상품의 성질을 어느 정도 간접적으로 암시하고 있기는 하지만 그 지정상품의 성질을 직접적으로 보통의 방법으로 표시하는 것이라고 볼 수는 없고 또 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반하는 것이라고 볼 수도 없으며, 본원상표의 “GAME”부분은 “놀이(게임)도구”라는 뜻을 가지고 있기는 하지만 “전자계산기, 자기디스크, 반도체메모리, 모사전송기, T·V 수신기, 자기디스크기록재생기, 음성주파전송기계기구, 건전지”등 지정상품이 일반수요자들에게 놀이도구(게임용)로 인식되어 있지도 않고 놀이도구(게임용)로 생산 판매되는 제품도 있지 아니하는 거래실정으로 보아 본원상표가 지정상품의 성질을 표시하고 있는 것으로 일반수요자들에게 인식되어 있다고 할 수 없으므로 본원상표를 위 지정상품에 사용한다고 하더라도 거래사회의 통념상 그 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 보이지 아니한다. 그러함에도 불구하고 본원상표는 지정상품의 성질을 표시하는 표장이고 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 표장이라고 본 원심결에는 구 상표법 제8조 제1항 제3호, 제9조 제1항 제11호의 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다. 그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 이회창(재판장) 배만운 김석수