특허결정취소

원고 1 외 1인 (소송대리인 변호사 이수완외 3인)

특허청장

서울고법 2004. 11. 24. 선고 2003누17094 판결

원심판결을 파기하고, 제1심판결을 취소한다. 이 사건 소를 각하한다. 소송총비용은 원고들이 부담한다.

상고이유에 대한 판단에 앞서, 이 사건 소의 적법 여부에 관하여 본다. "사정(査定) 등에 대하여는 행정심판법에 의한 불복을 할 수 없다."고 규정하고 있는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제224조의2는 특허요건 등에 관한 판단에 고도의 전문지식이 필요하다는 점에서 그 불복을 행정심판법이 아닌 특허법이 정하는 바에 따라 전문기관인 특허심판원 및 특허법원에서 처리하도록 하기 위하여 마련된 규정이고, 한편 구 특허법은 제132조의3에서 "거절사정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있으나, 특허사정을 받은 자에게는 별도의 불복절차를 두지 않고 있는데, 이는 특허사정이 그 출원인에게 불이익이 없다는 이유에 기인하는 것인바, 이러한 구 특허법의 태도에 비추어 보면, 특허청에 제출된 특허출원과 같은 내용으로 특허사정을 받은 특허출원인은 특별한 사정이 없는 한 그 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 봄이 상당하다. 원심이 인정한 사실에 의하면, 원고들은 1996. 8. 5. ‘중간조 영상의 표시방법’에 관하여 (출원번호 1 생략)(이하 ‘원출원’이라 한다)로 특허출원을 하였다가 2000. 3. 21. 거절사정을 받은 다음 이에 불복하여 심판을 청구하고, 같은 해 7. 21. 원출원의 일부를 (출원번호 2 생략)(이하 ‘분할출원 1’이라고 한다)와 (출원번호 3 생략)(이하 ‘분할출원 2’라고 한다)로 각 분할하여 출원함에 있어서, 청구항이 41개이던 원출원에는 11개의 청구항만 남겨 두고, 나머지 30개의 청구항 중 6개의 청구항을 분할출원 1로, 24개의 청구항을 분할출원 2로 각 분할하여 출원하려는 의도였지만, 당시 시행되고 있던 전자출원방식에 따라 분할출원을 전자문서로 변환하여 제출하는 과정에서 착오로 분할출원 2에 원래 첨부하기로 되어 있던 명세서 대신 분할출원 1에 첨부한 명세서를 다시 첨부하여 전송하는 바람에 결국, 분할출원 1과 분할출원 2는 출원번호만 다를 뿐 똑같은 내용의 6개의 청구항을 가진 동일한 출원이 되었는데, 심사관은 2000. 9. 26. 원고들이 한 분할출원 중, 분할출원 2에 대하여는 분할출원 1과 동일하다는 사유로 거절이유의 통지를 하였으나, 분할출원 1에 대하여는 진보성이 없다는 사유로 거절이유의 통지를 하였으며, 그 후 원고들이 의견서를 제출하고 분할출원 1에 대하여는 6개의 청구항을 모두 삭제하고 2개의 청구항을 신설하는 내용의 보정서를 제출함에 따라 계속 심사를 진행한 끝에, 원출원과 보정된 분할출원 1, 그리고 분할출원 2에 대하여 각각 특허사정을 하였다는 것인바, 사정이 이러하다면, 분할출원 2에 대한 특허사정은 원고들의 착오에 기인하는 것이기는 하나 원고들이 출원한 내용 그대로 특허사정이 이루어졌다 할 것이므로, 원고들은 분할출원 2에 대한 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다. 나아가 심사관이 2000. 9. 26. 원고들에게 의견제출 통지를 하면서, 분할출원 1, 2 모두에 대하여 구 특허법 제36조 제2항, 제6항에 따른 협의명령 및 거절이유통지를 하지 아니하고, 분할출원 1에 대하여는 진보성이 없다는 사유를 들어 거절이유통지를 하고, 분할출원 2에 대하여는 분할출원 1과 동일하다는 사유를 표시함에 있어서도 간단명료하게 분할출원 2가 분할출원 1과 동일하다고 표시하지 않고 분할출원 2가 분할출원 1과 구성요소, 목적 및 작용효과에 있어 동일하다는 등의 내용을 표시하였고, 2001. 5. 2. 원고들에게 다시 의견제출 통지를 하면서, 분할출원 2가 진보성이 없다는 것을 들고 있었다 하더라도, 이러한 점만으로는 분할출원 2에 대하여 출원한 내용 그대로 특허사정을 받은 원고들이 그 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없기는 마찬가지라 할 것이다. 따라서 분할출원 2에 대한 특허사정의 취소를 구하는 원고들의 이 사건 소는 부적법하다고 할 것인바, 그럼에도 원심은 분할출원 2에 대한 특허사정의 취소를 구하는 이 사건 소가 적법함을 전제로 분할출원 2에 대한 특허사정의 당부에까지 나아가 판단하였으니, 원심판결은 이 점에서 그대로 유지될 수 없다. 3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 이 사건은 대법원이 직접 재판하기에 충분하므로 자판하기로 하여, 제1심판결을 취소하고, 이 사건 소를 각하하며, 소송총비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 고현철(재판장) 양승태 김지형(주심) 전수안