등록무효(상)

주식회사 ○○○ (소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 최공웅외 3인)

△△△ 더 유니버시티 오브 캠브리지 (소송대리인 변호사 전경환외 2인)

특허법원 2004. 3. 25. 선고 2003허5958 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

1. 상고이유 제3점에 관하여 먼저 판단한다. 가. 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로는 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 일체 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 참조). 그리고 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표를 등록불가 사유로 규정한 취지는 이러한 표장은 누구나 사용할 수 있도록 보장하고 어느 특정인에게 현저한 지리적 명칭 등을 독점·배타적으로 사용하게 할 수 없다는 데에 있는 점, 구 상표법 제6조 제2항은 제1항 제3호, 제5호, 제6호에 해당하는 표장에 대하여만 그 사용의 결과 수요자 간에 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하고 있을 뿐 제1항 제4호에서 정하는 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장에 대하여는 규정하고 있지 아니하므로, 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우에는 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있다고 하더라도 그것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등에 의하여 보호받을 수 있음은 별론으로 하고 상표법상의 상표로는 등록받을 수 없을 뿐만 아니라, 설사 등록받았다 하더라도 그 등록상표권의 효력이 현저한 지리적 명칭 등으로 된 타인의 상표에 대하여는 미친다고 할 수 없는 점, 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 상표법(이하 ‘개정 상표법’이라 한다) 제6조 제2항은 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우에도 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하고 있으나, 개정 상표법 부칙 제4조는 개정 상표법 시행 전에 상표등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다고 규정함으로써 그 소급 적용을 배제하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 구 상표법하에서의 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하는 부분은 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는지의 여부에 관계없이 자타상품을 식별할 수 있는 요부가 된다고 할 수 없다. 나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 구 상표법 시행 당시에 출원된 ‘모자(caps), T-셔츠(T-shirts)’ 등을 지정상품으로 하고 ""로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 1 생략)과 ‘예복, 신사복’ 등을 지정상품으로 하여 우측 도면과 같이 구성된 원심판시의 비교상표 1 (등록번호 2 생략)의 유사 여부를 판단함에 있어서는 비교상표 1의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하는 ‘CAMBRIDGE’ 부분은 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는지의 여부에 관계없이 식별력 있는 요부로 볼 수 없음에도 불구하고, 원심은 비교상표 1의 구성 중 ‘CAMBRIDGE’ 부분을 ‘사용에 의한 식별력 있는 요부’로 본 나머지 양 상표에 공통으로 포함되어 있는 ‘CAMBRIDGE’ 부분이 동일하다는 이유만으로 양 상표의 표장이 유사하다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 상표의 식별력 및 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 2. 결 론 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 강신욱(재판장) 고현철 양승태(주심) 김지형