권리범위확인(상)

교촌 에프 엔 비 주식회사 (소송대리인 변호사 황영주외 1인)

주식회사 하림 (소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 강용현외 3인)

특허법원 2008. 10. 2. 선고 2008허5779 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 등 참조). 그런데, ""으로 이루어져 있는 확인대상상표는 영어단어 ‘hot’, ‘gold’, ‘wing’의 한글 음역으로 이루어져 있는바, 일반적으로 ‘hot’이 맵다는 뜻 이외에 ‘뜨거운, 열렬한, 격렬한’ 등의 뜻을 가지고 있고, ‘wing’이 닭 날개만을 뜻하는 것으로 사용되고 있지 않음은 원심이 인정한 바와 같다. 그러나 원심이 인정하고 있는, 2000년부터 이 사건 심결 전까지 서울경제신문 등 여러 국내 언론매체의 인터넷판 등에서 ‘핫윙’이라는 용어를 닭고기를 사용하는 음식 또는 닭 날개 요리를 지칭하는 단어로 사용하고 있는 사실, 2002. 3. 25. 발행된 ‘어린이를 위한 진담지의 영어요리’라는 요리책에 닭 날개에 양념을 넣어 튀긴 요리인 ‘핫윙’ 조리법이 소개된 것을 비롯하여 이 사건 심결 전까지 최소한 12개의 요리책에 ‘핫윙’에 관한 요리법이 소개되었을 뿐 아니라 사단법인 한국계육협회의 인터넷 홈페이지에도 닭 날개를 이용한 ‘핫윙’ 요리법이 소개되고 있는 사실, 이 사건 심결 당시 KFC, 네네치킨 등 100여 개의 전국 닭고기 판매점에서 ‘핫윙’이나 ‘핫윙’이 포함된 명칭을 ‘닭 날개 튀김 요리’ 또는 ‘닭 날개’의 명칭으로 사용하고 있는 사실 등과 확인대상상표의 사용상품이 ‘매운맛 소스가 가미된 닭 날개 튀김’인 점을 고려할 때 수요자에게 확인대상상표의 ‘hot’은 맵다는 뜻으로, ‘wing’은 ‘닭 날개’의 뜻으로 각 직감될 것이고, ‘gold’는 수요자에게 그 사용상품의 우수한 성질을 나타내는 것으로 인식되는 단어이어서, 확인대상상표를 그 사용상품인 ‘매운맛 소스가 가미된 닭 날개 튀김’에 사용하는 경우 수요자에게 ‘우수한 품질의 매운 닭 날개 튀김’으로 직감될 것이며, 또한 확인대상상표는 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어서 그 사용상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하고 있다. 따라서 확인대상상표는 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다. 상고이유에서 들고 있는 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1249 판결은 이 사건과 판단기준시점이 다를 뿐만 아니라 위 판결에서는 2, 3개의 닭고기 판매점에서만 ‘핫윙’을 닭고기 요리의 명칭 등으로 사용하고 있는 사실, 일부 수요자만이 인터넷 등에서 ‘핫윙’을 닭고기 요리의 보통명칭처럼 사용하고 있는 사실 등을 전제로 한 원심을 ‘핫윙’이 닭고기나 닭날개 튀김요리의 보통명칭임을 인정하기에 충분한 자료가 없다는 등의 이유로 긍정하고 있을 뿐이어서 상표가 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부를 판단할 때 전제가 되는 ‘핫윙’에 대한 수요자의 인식정도에 대한 사실관계도 다르므로, 이 사건과는 그 사안이 같지 않다. 그런데도 확인대상상표가 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부를 판단하면서 그 사용상품 등을 고려하지 아니한 채 이와 달리 판단한 원심에는 상표법 제51조 제1항 제2호 해당 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 대법관 김능환(재판장) 김영란(주심) 이홍훈 민일영