거절사정

스즈끼 소오교오 주식회사 소송대리인 변리사 강동수 외 1인

특허청장

특허청 1991.7.26. 자 90항원468 심결

원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

1. 원심결 이유에 의하면, 원심은 본원발명은 1985.12.17.자 출원하여 1990.1.29.자 거절사정된 것으로서 그 발명의 요지는 침입도 50-200의 실리콘겔을 기재로 하여 이것에 탄성이 있는 다수의 미소중공구체를 1-4 중량% 혼입한 것을 특징으로 하는 완충재용 복합형 실리콘겔재이고, 인용발명 (일본국 공개특허공보 1983.4.5.자 소화 58-57462호)의 요지는 입경이 약 60미크론 이하의 중공상 충전제를 실리콘계고무 100중량부당 약 5-50중량부의 비율로 충전하여서 된 단열재용 실리콘계 고무재료인 바, 본원발명에서 미소중공구를 재료내부에 혼입시킴으로써 비중을 저감하는 기술구성 및 효과는 인용발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 본원발명에서 선택되는 재료가 침입도 50-200의 실리콘겔인데 비하여 인용발명에서 사용하는 재료는 실리콘계고무인 점에서 차이가 있으나 그와 같은 상이성은 당업자가 공공연히 알려져 있는 여러 실리콘계 수지원료로부터 목적하는 제품의 사용분야를 인식함으로써 아무런 곤란성 없이 선택할 수 있는 단순한 재료의 상이성에 불과하며, 그에 따른 양자의 작용효과의 상이성인 완충성과 단열성 등의 차이도 상기한 단순한 재료의 상이성에 의한 것일 뿐 미소중공구체를 충전제로 구성함으로 달성되는 특이한 효과로 인정되지 아니하므로 본원발명은 인용발명으로부터 당업자가 용이하게 도출할 수 있는 것이라고 보아 구특허법(1990.1.13.법률 제4207호로 개정되기 이전의 것) 제6조 제2항에 의하여 특허를 받을 수 없다고 판단하였다. 2. 그러나, 구특허법 제6조 제2호 소정의 “그 발명이 속하는 기술의 분야”란 출원발명이 이용되는 그 산업분야로서 그 범위를 정함에 있어서는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단하여야 할 것인바, 완충재는 충격을 완화하기 위한 것이고, 단열재는 열의 전도를 막는 것이라는 점에 비추어 일반적으로 기술분야를 같이 한다고 할 수 없으므로 단열재의 기술분야에서 공지의 기술이라도 완충재의 기술분야에서 공지라고 할 수 없고, 본원발명의 제조원료나 제조공정이 공지된 인용발명의 그것과 일부 유사하거나 동일한 점이 있다고 하더라도 본원발명이 그 제조원료의 구성비나 공정상의 첨가물에 있어 인용발명과 다르고 또 그로 인하여 경제성과 완제품의 품질이 인용발명보다 현저하게 향상 진보된 경우에는 진보성이 있다고 할 것이다 ( 당원 1991.1.15. 선고 90후564 판결 등 참조). 그런데 기록에 의하면, 출원인은 본원특허의 목적은 완충재인 복합형 실리콘겔재인데, 그 기술적 구성은 침입도 50-200의 실리콘겔을 기재로 하여 이것에 탄성이 있는 마이크로 스퀘어 등 5-300 미크론의 미소한 중공구체를 1-4중량% 혼입한다는 것이고, 그 작용효과는 종전의 실리콘겔재에 비하여 복원성이 높고 실리콘겔재의 변형시에 실리콘겔재와 미소중공구체와의 마찰에 의하여 완충효과가 커질 뿐만 아니라, 실리콘겔재에 비하여 비중이 낮아지고 가격이 현저히 저렴해지므로 진보성이 있다고 주장하였음이 분명하므로 원심으로서는 인용특허의 기술분야와 본원특허의 기술분야가 어떤 관련이 있어 인용발명에서 사용된 단열재의 기술적 구성이 본원특허에서 사용된 완충재의 기술분야에서도 공지공용의 기술로 볼 수 있는 것인지, 그와 같이 볼 수 있다면 본원특허가 제조공정이나 그 작용효과인 복원성, 완충성, 경량성, 경제성에 있어서 현저한 진보가 있는 것인지 여부를 심리하여 특허사정 여부를 결정하여야 할 것인데도 불구하고 이에 이르지 아니한 채 그 판시와 같은 이유만으로 본원발명의 진보성이 없다고 판단한 것은 본원발명의 진보성에 관한 법리를 오해하여 심리를 제대로 하지 아니하였거나 판단을 유탈하여 심결에 영향을 미쳤다 할 것이다. 이 점을 지적하는 주장은 이유있다. 그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 대법관 김용준(재판장) 최재호 윤관 김주한