거절사정

카시오 게이산기 가부시기가이샤 소송대리인 변리사 나영환 외 1인

특허청장

특허청 1991.4.30.자 90항원543 심결

원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다. 1. 원심결 이유에 의하면, 원심은 본원상표의 구성은 “DIGITAL DIARY”로 되어 있고, 그 지정상품은 상품류 구분 제39류 전자식 탁상계산기라고 전제한 다음, 본원상표 중 “DIGITAL”부분은 지정상품과 관련하여 식별력이 없음을 출원인이 스스로 인정하고 있고, “DIARY”부분은 그 표시가 “일기, 일지, 일기장” 등의 이 있는 이외에 몸에 지니고 다니며 간단한 기록을 하는 수첩을 의미하기도 하는 점과 최근의 거래실정에 있어 계산기 중에는 계산기능 외에 전화번호, 수학공식 등을 기억시켜 사용할 수 있는 기능이 첨가된 계산기가 개발되어 사용되고 있다는 점 등을 고려하면, 본원상표를 지정상품에 사용할 경우 “수첩의 기능이 있는 디지탈 계산기” 또는 “메모가 가능한 디지탈계산기”등으로 직감된다 할 것이므로, 이는 구 상표법 제8조 제1항 제3호 소정의 기술적 상표에 해당하여 등록받을 수 없다고 판단하였다. 2. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제8조 제1항 제3호에서 “그 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”를 등록받을 수 있는 상표에서 제외한다고 규정한 취지는 상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 내용으로 된 상표에 대하여 전적으로 등록을 금하는 것이 아니라, 그 상표가 보통으로 사용하는 방법으로 상품의 품질, 효능, 용도 등을 표현하는 경우에 한하여 그 등록을 금하는 취지이며, 이는 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 효능, 용도 등을 표시하여 누구나 다 사용하고 싶어하는 상표를 특정인에게 배타적으로 독점 사용하게 하는 것은 공익에 반할 뿐만 아니라, 자기의 상품을 타인의 상품과 식별할 수 있는 특별현저성이 없어서 상표로서의 기능을 다하지 못한다는 데 그 이유가 있다 할 것이다. 어떠한 상표가 상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 가지고 있는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 효능, 용도 등의 특성 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능 용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보여진다 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반거래자나 수요자들이 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 경우는 이에 해당하지 않는다고 할 것이다 ( 당원 1987.3.10. 선고 86후18 판결 등 참조). 3. 이 사건에서 먼저 본원상표 중 “DIGITAL”부분만을 보면, 이는 “디지탈형의”, “계수형의”라는 의미를 가지고 있어 지정상품인 전자식 탁상계산기의 성질을 암시 또는 강조하는 표장으로 볼 수도 있다. 그러나 본원상표 중 “DIARY” 부분을 지정상품과 관련하여 살펴보면, 그것이 “일기, 일지, 일기장”의 뜻을 지니고, 그 외에 간단한 메모를 하기 위한 수첩 등을 의미하는 것으로 인식될 수도 있음은 물론이지만, 지정상품인 전자식 탁상계산기는 원래 수동식 또는 전동식 탁상용계산기를 반도체화한 상품으로 사무계산이나 간단한 과학계산용으로 이용되는 것으로서 어디까지나 계산기능을 주로 하는 것이고, 그 밖에 위와 같은 간단한 메모 등의 기능은 특별히 일정품목에 한하여 구유된 부수적인 기능에 불과한 것으로서, 이는 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 효능이라고 볼 수 없는 것임에 비추어, 위 “DIARY”부분이 지정상품의 공통된 특성을 직접적으로 표시하는 것으로 단정하기는 어렵다 할 것이다. 결국 본원상표의 구성부분을 전체적으로 관찰하여 볼 때 일반거래자나 수요자들이 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 있는 경우에 해당하지 않으므로 마땅히 그 등록을 허용하여야 할 것임에도 불구하고, 원심이 이와 반대의 견해에 입각하여 위 본원상표를 등록받을 수 없다고 판단한 조치는 구 상표법 제8조 제1항 제3호 소정의 기술적 상표에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이다. 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다. 그러므로 원심결을 파기하고 사건을 다시 심리판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 박우동(재판장) 김상원 윤영철 박만호