거절사정(특)

○○○ 인코포레이티드 (소송대리인 변리사 최덕규)

특허청장

특허청 1997. 3. 31. 자 96항원216 심결

상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

출원인 소송대리인의 상고이유를 본다. 특허법 제42조 제4항에 의하면, 특허출원서에 첨부되는 명세서의 기재에 있어서 특허청구범위의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되며 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 하고, 같은 법 제62조 제4호에 의하면, 그러한 요건을 갖추지 아니한 경우 이는 특허출원에 대한 거절이유가 되도록 되어 있는바, 이 점에서 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하고, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다 할 것이다. 원심심결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 출원발명은 단순포진 바이러스(Herpes Simplex Virus)의 효과를 조절하기 위한 올리고뉴클레오티드(oligonucleotide) 또는 올리고뉴클레오티드 유사체 및 그 조절방법에 관한 것으로, 그 특허청구범위 제1항에는 "단순포진 바이러스 형태 1의 UL5, UL8, UL13, UL29, UL30, UL39, UL40, UL42와 UL52 오픈 리딩 프레임(open reading frame) 가운데 하나에 상응하는 헤르페스 바이러스 유전자로부터 유래한 RNA 또는 DNA와 특이적으로 교잡되고 올리고뉴클레오티드가 상기 특이적 교잡에 효과를 미치기에 충분한 동일성과 수를 갖는 뉴클레오티드 단위들로 구성되는 것을 특징으로 하는 헤르페스 바이러스의 효과를 조절하기 위한 올리고뉴클레오티드 또는 올리고뉴클레오티드 유사체"라고 화합물이 기재되어 있으나, 이는 올리고뉴클레오티드에 대하여 화학적 성질을 나타내는 포괄적 개념의 기능적 표현만으로 정의한 것인데, 실시례 등 발명의 상세한 설명을 참작하더라도 위 특허청구범위에 기재된 뉴클레오티드가 특정되지 아니하여, 결국 구성이 전체로서 명확하지 아니하고 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하는 광범위한 권리범위를 청구하는 것이 되므로, 이 사건 출원발명은 그 특허청구범위의 기재가 특허법 제42조 제4항에 위배되어 특허를 받을 수 없다는 취지로 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허법 제42조 제4항에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 송진훈(재판장) 천경송 지창권(주심) 신성택