거절사정

○○○ 코포레이션 소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 4인

특허청장

특허청 1994. 7. 28. 자 92항원1936 심결

원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다. (1) 원심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 특허청구의 범위 제2항은 "제1항에 있어서, 상기 윈도우패드층(23) 재료가 TiN, 규화물, 폴리실리콘 및 폴리시드로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 집적회로 제조방법"이라고 기재되어 있고, 그 제3항은 "제1항에 있어서, 상기 윈도우패드층(23)이 폴리실리콘을 포함하는 것을 특징으로 하는 집적회로 제조방법"이고, 그 제5항은 "제2항에 있어서, 상기 윈도우패드층(23)이 TiN을 포함하는 것을 특징으로 하는 집적회로 제조방법"이라고 기재되어 있는바, 위 제3항과 제5항에 기재된 범위는 위 제2항의 범위에 포함된 것이므로 실질적으로 동일한 내용이어서 이 사건 발명은 그 명세서 및 도면에 기재된 바가 불비하여 결국 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제3항과 제4항에 의하여 등록을 거절한 원사정이 정당하다고 판단하였다. (2) 그러나 구 특허법 제8조 제3항에 의하면, 특허출원서의 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다라고 되어 있고, 제8조 제4항에 의하면 특허청구의 범위에는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다라고 되어 있는바, 이와 같은 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자라면 누구든지 출원된 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도의 기재가 있으면 충분하다 할 것이고(대법원 1992. 7.28. 선고 92후49 판결 참조), 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 적법하다고 할 것이다. 따라서, 동일한 내용의 특허청구의 범위를 중복하여 기재한 것은 명세서의 기재불비가 됨을 전제로 한 원심의 조치에는, 청구범위의 기재 방법에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고, 이러한 위법은 심결결과에 영향을 미쳤음이 분명하다. 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다. (3) 그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 이돈희(재판장) 김석수(주심) 정귀호 이임수