거절사정

판례특허대법원 · 90후1512 · 선고 1991-08-27

【판시사항】

가. 미생물관련 발명에 대한 특허출원에 있어 균주들이 '특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약' 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁된 것과 구 특허법시행령(1981.7.30. 대통령령 제10428호) 제1조 제2항 나. 미생물 관련 발명(DNA재조합)에 대한 특허출원에 있어, 그 사용된 형질전환체의 균주 자체를 기탁할 필요가 없는 경우

【판결요지】

가. 미생물관련 발명에 대한 특허출원에 있어 구 특허법시행령(1981.7.30. 대통령령 제10428호) 제1조 제2항 본문은 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바, 그후 개정된 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관 외에 '특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약' 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나, 같은법시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트조약에 관한 개정규정은 동 조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날로부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다), 구 특허법시행령 시행 당시 특허출원함에 있어 균주들이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁되었다고 하여도 구 특허법시행령 제1조 제2항이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다. 나. 미생물 관련 발명(DNA재조합)에 대한 특허출원에 있어, 그 사용된 형질전환체를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물이 공지공용의 균주이거나 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 명세서에 이를 이용하여 형질전환체를 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있다면, 형질전환체의 균주자체를 기탁할 필요가 없고 그 생성과정에 필요한 출발미생물을 기탁하거나 이를 용이하게 입수할 수 있음을 증명함으로써 족하다.

【참조조문】

가.나. 구 특허법 (1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제8조 제3항, 구 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항, 구 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호, 1990.8.28. 대통령령 제13078호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항, 구 특허법시행령 부칙(1987.7.1.) 제1항 단서, 특허법시행령 제2조 제1항, 특허절차상미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약 제7조 / 나. 구 특허법시행령 (1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제3항

【참조판례】

가.나. 대법원 1991.8.27. 선고 90후1505 판결(동지), 1991.8.27. 선고 90후1529 판결(동지) / 나. 대법원 1987.10.13. 선고 87후45 판결(공1987,1720), 1989.8.8. 선고 88후42 판결(공1989,1362)

전문

【출원인, 상고인】

제넨테크 인코포레이티드(소송대리인 변호사 장수길 외 1인)

【상대방, 피상고인】

특허청장

【원 심 결】

특허청 1990.7.24. 자 89항원516 심결

【주 문】

원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이 유】

출원인 소송대리인들의 상고이유를 본다. 1. 원심결은 그 이유에서 본원발명은 인간의 지라조직(Human spleen tissue) 또는 임파세포(Lymphocyte)에 mitogen을 처리한 후 이때 생긴 m-RNA를 추출분리하여 이로부터 감마인터페론을 암호화하는 c-DNA를 형성한 후, 이 c-DNA를 플라스미드 PLeIF A 25에 삽입시켜 Pr-CYC 5(표현 플라스미드)를 생성하고, 이를 대장균 W 3110균주 [F-, λ-, 프로트로픽(ATCC 27325)] 에 재조합시켜 형질변이된 숙주-벡터 결합체 W非110/PR-CYC 5를 생성시켜 감마 인터페론을 제조하는 방법인바, 본원발명에서 이용하는 W非110/PR-CYC 5가 국내기관에기탁되어 있지 않고 위 균주를 용이하게 입수할 수 있다고 인정할 수 있는 자료나 용이 입수처 등이 명세서에 기재되어 있지 아니하므로 위 균주는 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 균주로 인정되지 아니하고, 따라서 출원인은 본원발명의 출원에 있어 특허청장이 지정하는 기탁기관에 위 W非110/PR-CYC 5균주를 기탁하였어야 함에도 불구하고 이를 기탁하지 아니하였으므로 구 특허법시행령 제1조 제2항에 위배되어 거절사정되어야 한다고 판단하고 있다. 2. 이 사건 특허출원 당시 시행되던 구 특허법시행령(1981.7.30. 대통령령 제10428호, 이하 1981. 구 특허법시행령이라 한다) 제1조 제2항 본문은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 한다고 규정함으로써 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바, 그 후 개정된 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관 외에 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나, 같은법시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트조약에 관한 개정규정은 동 조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날로부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다), 이 사건 특허출원에 있어서는 원심결 설시의 관련 균주들이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁되었다고 하여도 위 1981. 특허법시행령 제1조 제2항이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다고 할 것이다. 3. 다만 기록에 의하여 살펴보면 원심결 설시의 W非110/PR-CYC 5는 감마 인터페론을 제조하는 과정에 있어 감마 인터페론을 암호화하는 c-DNA를 플라스미드에 재조합한 다음 그 표현 플라스미드 Pr-CYC 5를 대장균 W3110에 주입하여 형질전환된 형질전환체임이 분명하므로, 비록 형질전환체인 W非110/PR-CYC 5 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물이 공지공용의 균주이거나 당업자 즉 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고 또 명세서에 이를 이용하여 W非110/PR-CYC 5를 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있다면, 이 W非110/PR-CYC 5의 균주 자체는 기탁할 필요가 없고 그 생성과정에 필요한 출발미생물을 기탁하거나 이를 용이하게 입수할 수 있음을 증명함으로써 족한다고 할 것이다. 그런데 원심결은 형질전환체인 W非110/PR-CYC 5의 균주 자체의 기탁여부와 용이입수 여부만을 판단하였을 뿐 당업자가 명세서 기재에 의하여 위 형질전환체의 생산과정에 필요한 출발미생물에 의하여 용이하게 제조할 수 있는 여부 및 그 출발미생물이 공지공용된 것이거나 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 것인지의 여부 등에 관하여 전혀 심리판단하지 않고 있으므로 이 점에서 심리미진의 위법이 있고 논지는 이유있다. 4. 그러므로 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 배만운(재판장) 이회창 이재성 김석수

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