거절사정

허큘리스 인코포레이티드 소송대리인 변리사 이병호 외 2인

특허청장

특허청 1989.4.29.자 1988년 항고심판원 제134호 심결

원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다.(상고이유보충서는 제출기간 경과후에 제출되었으므로 위 상고이유를 보충하는 한도에서 본다). 원심결이 유에 의하면, 원심은 본원상표 “PEXOL”과 인용상표 “PLEXOL”은 그 칭호 외관에 있어 다소 차이가 있으나 전체적으로 볼 때, 극히 유사하다고 전제한 다음 본원상표의 지정상품인 “로진호부제”와 인용상표의 지정상품인 “석유공업에서만 판매하는 합성유기화학약품, 석유제품의 첨가제 및 윤활제로서만 사용하는 합성유기화학약품”은 다같이 상표법상의 상품구분 제10류 제1군에 속하는 상품들로서 오늘날의 거래사회에서 함께 유통되고 있는 거래실정임에 비추어 일반수요자와 거래자에게 출처의 오인, 혼동을 일으킬 수 있는 유사상품이어서 상표법 제9조 제1항 제7호에 해당되어 등록받을 수 없다고 판단하였다. 그러나 상표법상의 상품유별표는 상표등록사무의 편의상 구분한 것으로 동종상품을 법정한 것이 아니므로 상품의 동종여부는 어디까지나 그 품질, 용도, 형상, 거래의 실정 등에 비추어 거래의 통념에 따라 결정하여야 할 것이며 위 유별표 중 같은 유별에 속하는 상품이라도 서로 동종이 아닌 상품이 있을 수 있고 반대로 서로 다른 유별에 속하더라도 동종의 상품이 있을 수도 있다 할 것이다( 당원1982.12.28. 선고 81후41 판결; 1987.8.25. 선고 86후152 판결 참조). 기록에 의하여 살펴보면 본원상표의 지정상품인 “로진호부제”는 송진을 수증기로 증류한 후 휘발성인 테레빈유를 제거한 천연수지로서 필기용지를 제조함에 있어 잉크의 번짐을 방지하는데 쓰이는 것으로서 생산자는 천연수지가공업자이고 수요자는 제지업자임에 반하여 인용상표의 지정상품인“석유공업에서만 판매하는 합성유기화학약품, 석유제품의 첨가제 및 윤활제로서만 사용하는 합성유기화학약품”은 인공의 합성유기화학약품으로서 기화기의 결빙을 억제함으로써 엔진의 실속을 방지하거나 염수침투를 방지하기 위한 석유화학제품의 첨가제, 윤활제로서 그 생산자 및 수요자를 본원상표의 그것과 달리하고 있음이 인정되므로 양상표의 지정상품은 그 품질, 용도, 거래실정 등에 비추어 서로 유사하다 할 수 없다 할 것이다. 그럼에도 불구하고 원심이 위 양상품이 동일한 상품구분류에 속하고 거래사회에서 함께 유통돠고 있는 거래실정이라고 결정하여 서로 유사상품이라고 판단하였으니 이는 증거 없이 사실을 인정하였거나 상표법상의 유사상품에 관한 법리를 오해하여 심리미진의 위법을 저질렀다 할 것이니 이 점을 지적하는 논지는 이유있다. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여 판단할 필요없이 원심결을 파기하여 사건을 원심에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 대법관 이회창(재판장) 배석 김상원 김주한