거절사정

일라이 릴리 앤드 캄파니 소송대리인 변리사 박사룡

특허청장

특허청 1988.6.30. 자 1987년 항고심판원 제270호 심결

상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

상고이유에 대하여 본다. 1. 특허법 제82조 제1항 제1호는 같은 법 제8조 제3항 내지 제5항의 규정에 의하여 특허를 허여할 수 없는 사유가 있는 때에는 거절사정을 하여야 한다고 규정하고, 위 법 제8조 제4항은 제2항 제4호의 특허청구의 범위는 명세서에 기재한 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다고 규정하는 한편, 같은 조 제5항은 제4항 이외에 특허청구의 범위의 기재에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 특허법시행령 제2조의3 제1항 전문은 법 제8조 제4항의 규정에 의한 특허청구의 범위의 기재에 있어서는 발명의 구성에 없어서는 아니된는 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 독립특허청구의 범위(이하 독립항이라한다)로서 기재하고 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 사항을 종속특허청구의 범위(이하 종속항이라 한다)로서 기재한다고 규정하고, 제2항은 독립항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 특허청구범위의 기재방법에 관한 특허법 및 같은법시행령의 위 각 규정은 특허청구의 범위는 특허출원자로 하여금 특허권으로서 보호를 요구하는 범위를 명확히 하게 하고, 일반공중의 입장에서는, 당해 특허권의 효력이 미치는 한계영역을 설정하여 주는 등 발명의 기술적 범위를 결정하는 것으로서 장래권리의 행사에 있어 극히 중대한 영향을 주는 사항이므로 그 기재를 특정, 명확히 할 필요가 있다는 데에 그 취지가 있다 할 것이니, 발명이 복수이어서 보호받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항이 다수인 경우에는, 그 사항마다 분리하여 별개의 항으로 기재하여야 하고 이를 위배한 때에는 특허를 허여할 수 없다고 보아야 할 것이다. 원심결 이유에 의하며, 원심은 본원발명은 피라졸류 재제의 개량에 관한 것이라고 인정한 다음, 특허청구범의 제1항의 구조식(1)의 화합물에서 X가 O 또는 S인 경우에 대하여 검토하면 X가 O인 경우와 S인 경우에 각각의 화학반응식은 X가 O인 경우 ,X가 S인 경우 인 것으로서 X가 유황인 경우는 X가 산소인 경우의 생성물을 다시 티아화시키는 반응과정을 거쳐야만 최종생성물(X가 유황인 경우)을 제조하게 되어 있어 중간체(X가 산소인 경우)와 최종생성물(X가 유황인 경우)의 관계에 있다고 할 수 있으므로 이를 하나의 독립항내에 기재한다는 것은 특허청구범위의 기재방법에 위배되는 것이라고 판단하여 출원인의 특허출원을 거절한 초심사정을 유지하고 있는바, 원심의 위 판단은 앞에서 설시한 법리에 따른 것으로서 정당하고 거기에 지적하는 바와 같은 특허청구범위의 기재방법에 관한 법리오해의 위법이 있다 할 수 없다. 논지는 이유없다. 2. 따라서 출원인의 상고는 이유없어 기각하고, 상고비용은 패소자인 출원인의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 의견으로 주문과 같이 판단한다. 대법관 이회창(재판장) 배석 김상원 김주한