등록무효(특)

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피고

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대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후435 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

상고이유를 판단한다. 1. 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제163조는 "심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다"라고 하여 일사부재리의 원칙을 규정하고 있다. 종래 대법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부는 심판의 청구시가 아니라 그 심결시를 기준으로 판단되어야 한다고 해석하였다. 그리하여 일사부재리의 원칙은 어느 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된(이하 두 경우 중 심판의 심결이 확정 등록된 경우만을 들어 설시하기로 한다) 후에 청구되는 심판에 대하여만 적용되는 것은 아니고, 심결시를 기준으로 하여 그 때에 이미 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판의 청구시기가 확정된 심결의 등록 전이었는지 여부를 묻지 아니하고 적용된다고 판시하여 왔다(대법원 2000. 6. 23. 선고 97후3661 판결, 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결 참조). 이와 같은 종래의 대법원판례에 따르면, 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있은 경우에 어느 심판의 심결(이를 ‘제1차 심결’이라고 한다)에 대한 심결취소소송이 계속되는 동안 다른 심판의 심결이 확정 등록된다면, 법원이 당해 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 하여 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대하여 특허법 제189조 제1항 및 제2항에 의하여 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의하여 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다. 그러나 이는 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 그 심판에 대한 특허심판원의 심결을 취소한 법원의 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생하게 된다. 나아가 구 특허법 제163조의 취지는 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 데에 있다. 그러나 위 규정은 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 "누구든지"라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것이다. 그런데 구 특허법 제163조는 위와 같이 ‘그 심판을 청구할 수 없다’라고 규정하고 있어서, 위 규정의 문언에 따르면 심판의 심결이 확정 등록된 후에는 앞선 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 아니한다고 해석될 뿐이다. 그러함에도 이를 넘어서 심판청구를 제기하던 당시에 다른 심판의 심결이 확정 등록되지 아니하였는데 그 심판청구에 관한 심결을 할 때에 이미 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에까지 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다. 그렇다면 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다. 이와 달리 구 특허법 제163조에 정한 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부는 심판의 청구시가 아니라 그 심결시를 기준으로 판단되어야 한다고 판시한 대법원 2000. 6. 23. 선고 97후3661 판결과 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결의 취지는 이와 저촉되는 범위 내에서 변경하기로 한다. 2. 환송 후 원심판결의 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다. 원고는 2003. 12. 2. 피고들을 상대로 이 사건 특허발명(특허번호 제317059호)은 갑 제7호증 및 제8호증의 각 1, 2(원심의 서증번호에 의한 것이고 나머지 서증번호도 마찬가지이다. 이하 가지번호는 생략한다) 등에 의하여 진보성 등이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구(이하 ‘이 사건 심판청구’라고 한다)하였는데, 특허심판원은 2004. 10. 30. 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 환송 전 원심은 2006. 1. 12. 원고의 청구를 기각하였다. 원고가 이에 불복하여 상고하자 대법원은 2008. 11. 13. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)은 갑 제7호증 및 제8호증에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로, 이와 다른 전제에서 이 사건 제1항 발명은 물론 이 사건 제2항 내지 제7항 발명의 진보성도 부정되지 아니한다고 판단한 환송 전 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하였다. 한편 주식회사 작은 거인(이하 ‘소외 회사’라고 한다)은 2006. 2. 17. 피고들을 상대로 이 사건 제1항, 제3항, 제6항 및 제7항 발명(이하 ‘이 사건 제1항 등 발명’이라고 한다)에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2006. 7. 25. 위의 이 사건 제1항 등 발명은 갑 제7호증, 제8호증과 갑 제20호증 및 제23호증에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유로 그 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 그러나 특허법원은 2007. 5. 4. 이 사건 제1항 등 발명은 갑 제7호증 및 제8호증에 의하여(갑 제20호증 및 제23호증은 제출되지 아니하였다) 그 진보성이 부정되지 아니한다는 이유로 심결을 취소하였고 위 판결은 그대로 확정되었다. 그 후 특허심판원은 2007. 8. 30. 위 특허법원의 취소판결에 따라 소외 회사의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 위 심결은 2007. 10. 6. 확정되어(이하 ‘이 사건 외 확정심결’이라고 한다) 2007. 11. 20. 특허등록원부에 등록되었다. 3. 한편 환송 후 원심은 아래와 같이 판단하였다. 이 사건 외 확정심결은 이 사건 심판청구에 대한 심결 당시인 2004. 10. 30.에는 등록되어 있지 아니하였고, 갑 제20호증 및 제23호증은 이 사건 외 확정심결을 번복할 수 있는 유력한 증거에 해당하여 구 특허법 제163조에 규정된 ‘동일증거’에 해당하지 아니하므로 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니하며, 나아가 이 사건 특허발명은 갑 제7호증, 제8호증, 제20호증 및 제23호증에 의하여 진보성이 부정된다. 4. 위와 같은 사정을 위 법리에 비추어 살펴본다. 이 사건 심판청구와 이 사건 외 확정심결의 대상이 된 소외 회사의 심판청구는 이 사건 제1항 등 발명에 대한 진보성이 갑 제7호증 및 제8호증에 의하여 부정된다는 심판을 구하는 것인 점에서 위 발명들에 관한 부분은 구 특허법 제163조의 ‘동일사실 및 동일증거’에 의한 심판청구에 해당하고, 한편 이 사건 제1항 등 발명은 위 환송판결이 판단한 바대로 갑 제7호증 및 제8호증만에 의하여서도 그 진보성이 부정되므로 갑 제20호증 및 제23호증은 이 사건 외 확정심결을 번복할 만한 유력한 증거라고 할 수 없다. 다만 이 사건 외 확정심결은 이 사건 심판청구 당시인 2003. 12. 2.에는 등록되어 있지 아니하였으므로, 앞서 본 법리에 따르면 이 사건 심판청구는 구 특허법 제163조에 정한 일사부재리의 원칙에 위배된다고 할 수 없다. 이와 같이 환송 후 원심이 일사부재리 원칙의 판단기준시점을 심결시로 본 점과 갑 제20호증 및 제23호증을 구 특허법 제163조 소정의 ‘동일증거’에 해당하지 아니한다고 본 점은 잘못이나, 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니하고 또 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단한 것은 결과적으로 정당하다. 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 일사부재리의 원칙에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다. 5. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법원장 양승태(재판장) 박일환 김능환 전수안 안대희 양창수(주심) 신영철 민일영 이인복 이상훈 박병대