등록취소(상)

가부시키가이샤 ○○○ (소송대리인 변리사 이상섭 외 21인)

피고 (소송대리인 변리사 김종윤)

특허법원 2002. 8. 23. 선고 2002허2419 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

1. 원심의 판단 원심은, ""로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)의 상표권자인 원고가 일본국내에서 이 사건 등록상표를 표시한 가방을 제작하여 2001. 7. 10.경 대한민국에 있는 '트레비엥'사를 운영하는 소외인에게 닛신 항공화물 코포레이션을 통하여 항공편으로 그 가방 제품 등을 수출하여 판매한 사실을 인정한 다음, 원고가 이 사건 등록상표의 지정상품의 하나인 가방에 이 사건 등록상표를 표시한 행위 및 이 사건 등록상표를 표시한 가방에 관한 권리를 타인에게 이전하거나, 그 상품에 대한 지배를 현실적으로 이전한 행위는 모두 일본국내에서 이루어진 것이므로 이를 들어 원고가 국내에서 상품 또는 상품의 포장에 이 사건 등록상표를 표시하였다거나 상품 또는 상품의 포장에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하였다고 볼 수 없고, 위 상품의 수입행위의 주체는 원고가 아니라 소외인인데, 소외인이 이 사건 등록상표의 전용사용권자나 통상사용권자임을 인정할 증거는 없으며, 원고와 소외인 사이에 소외인에 의한 이 사건 등록상표의 사용의 법적 효과를 그대로 상표권자인 원고에게 귀속시킬 만한 관계가 있음을 인정할 증거도 없어, 소외인이 설령 국내의 다른 업자에게 위 가방을 정상적인 거래 형태로 판매하였다고 하더라도, 그와 같은 소외인의 수입 및 판매행위에 의한 이 사건 등록상표의 사용의 법적 효과를 원고에게 귀속시킬 수 없으므로, 원고가 일본국에서 이 사건 등록상표를 표시한 가방을 대한민국 내 소외인에게 판매한 행위는 어느 모로 보나 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 말하는 상표권자 등이 국내에서 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다. 2. 이 법원의 판단 그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍하기 어렵다. 가. 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리 나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리 나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후751 판결 참조). 나. 위 법리와 기록에 의하면, 소외인이 원고에 의하여 이 사건 등록상표가 표시된 가방을 원고로부터 직접 수입하여 그 상표가 표시된 그대로 국내의 다른 판매업자에게 양도한 것은 정상적인 거래행위에 해당하고, 이와 같은 상품의 수입, 양도행위가 불사용을 이유로 하는 상표등록취소를 회피하기 위하여 형식적으로 이루어진 것이라고 보기는 어려우므로, 일본국에서 이 사건 등록상표를 표시한 원고는 국내에서도 이 사건 등록상표의 지정상품에 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고 봄이 상당하다. 그럼에도 불구하고 원심이, 이와 달리 원고의 국내에서의 상표 사용을 인정하지 아니한 것에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 3. 결 론 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리ㆍ판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 배기원(재판장) 유지담 이강국 김용담(주심)